Cosa si intende per Due Diligence per brevetti
“Due diligence” è un’espressione inglese, traducibile con “diligenza dovuta” o “diligenza necessaria”, che identifica una serie di indagini preliminari che vengono disposte, a seconda del caso di specie, nell’ambito di particolari procedure economiche e finanziarie. In genere, le verifiche sono commissionate, su base volontaria, da una sola delle parti coinvolte in operazioni quali fusioni o acquisizioni ma talvolta la due diligence rappresenta un obbligo contrattuale, il cui mancato adempimento può ripercuotersi sul soggetto sul quale ricadeva l’onere sulla base delle disposizioni contrattuali.Sono molti gli aspetti che possono essere oggetto di indagine da parte degli incaricati della due diligence: se le verifiche si collocano nell’ambito di un’acquisizione aziendale, il soggetto acquirente può richiedere che le indagini si concentrino sul versante finanziario, economico, patrimoniale, gestionale, operativo o legale. In alcuni casi, invece, la due diligence viene richiesta all’interno di trattative che riguardano l’acquisizione di un marchio o di un brevetto: vediamo di seguito qual è la procedura in casi del genere.
Perché è importante la Due Diligence per brevetti
Pur essendo una prassi particolarmente diffusa, la due diligence per brevetti (spesso indicata anche come due diligence per la proprietà industriale o intellettuale), rappresenta una procedura che – come le verifiche di conformità di più ampio respiro – vengono commissionate e svolte a tutela degli interessi dell’attore della trattativa maggiormente esposto (si tratta dell’acquirente, ossia il soggetto che investe le proprie risorse).
L’importanza di questo tipo di procedura, come spiega Salvatore Piccinni – Managing Director Head of Southern Europe di Inside Intelligence & Security Investigations, consiste nella capacità di mettere l’acquirente (o comunque, il committente delle indagini) a riparo da ogni qualsiasi ripercussione negativa direttamente ricollegabile all’acquisto del marchio o del brevetto. La funzione tutelare delle indagini si concretizza nel verificare se le informazioni già in possesso del potenziale acquirente corrispondono a verità; le indagini possono portare all’attenzione degli investigatori criticità di varia natura che verranno poi valutate, nell’ambito di una più ampia strategia di gestione del rischio (risk management), dal soggetto interessato. Un altro aspetto che rende importante la due diligence per i brevetti (e le licenze di proprietà intellettuale) è quello legale: l’acquisizione o lo sfruttamento improprio di un marchio di proprietà altrui può essere deleterio per il soggetto acquirente, procurandogli un danno di immagine oltre alle inevitabili conseguenze di natura legale e finanziaria.
Come si effettua
Per effettuare le indagini di due diligence è necessario rivolgersi a figure specializzate; in particolare, il soggetto che ritiene di dover avvalersi di indagini preliminari (o deve rispettare un obbligo contrattuale) può contattare un’agenzia di investigazioni privata in grado di fornire anche questo genere di servizi. Il mandato può essere conferito dall’interessato in prima persona oppure per mezzo di un legale rappresentante.
Gli agenti incaricati procedono anzitutto all’acquisizione della documentazione relativa al titolo di proprietà intellettuale (marchio o brevetto) oggetto della possibile compravendita. In tal modo, gli investigatori hanno a disposizione tutti i dati relativi al titolo, così da tracciarne il profilo legale; lo scopo principale dell’indagine è quello di verificare le informazioni fornite dalla controparte nell’acquisizione. Nello specifico, la due diligence per brevetti e marchi punta ad individuare eventuali discrepanze rispetto a ciò che il potenziale acquirente già sa. Ciò, nel dettaglio, si traduce in verifiche specifiche: gli investigatori devono appurare se il marchio risulta già registrato presso l’archivio della Camera di Commercio competente e se la registrazione è stata fatta dal medesimo soggetto che dichiara di averne la titolarità; in sintesi, è necessario verificare se il venditore sta millantando diritti di proprietà che in realtà non possiede. In tal caso, infatti, la concretizzazione dell’acquisto potrebbe comportare problemi di varia natura all’acquirente.
Il possesso della titolarità è solo uno degli aspetti caratteristici della proprietà intellettuale che possono essere sottoposti al vaglio delle indagini degli investigatori; gli altri riguardano la durata di validità del brevetto, le scadenze, i termini e le clausole per un eventuale rinnovo.
La due diligence per marchi, brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale deve contemplare varie procedure di indagine, soprattutto quelle che si concentrano sugli aspetti economico e legale.
Cosa potrebbe essere rilevato
I riscontri ottenuti in sede di indagine possono essere molto diversi; nel migliore dei casi, le investigazioni non rivelano discrepanze di sorta con le informazioni fornite dal venditore (la due diligence assolve quindi una semplice funzione di verifica).Se le verifiche danno, di contro, esito negativo è possibile che le incongruenze riguardino uno o più dei seguenti aspetti:
- Esistenza di un marchio di fatto anziché di un marchio registrato (vuol dire che il titolare utilizza il segno distintivo come proprio senza averlo effettivamente registrato);
- Mancata sussistenza della titolarità del marchio: il venditore spaccia per proprio un marchio o un brevetto che, in realtà, non è registrato a suo nome (o non risulta registrato come tale);
- Mancato utilizzo del marchio, per un lasso di tempo tale da determinarne il decadimento;
- Scadenza del termine di utilizzo del marchio;
- Mancato rinnovo della registrazione del segno;
- Esistenza di marchi simili che possono potenzialmente contrastare con quello esaminato in sede di due diligence;
- Esistenza di vertenze legali inerenti al marchio o al suo utilizzo;
- Esistenza di contratti, occultati o non menzionati, che determinano un diverso sfruttamento del marchio, o vincolano lo stesso secondo particolari termini e condizioni.
Tutte le eventualità sopra elencate modificano la sostanza del processo di acquisizione del diritto di proprietà intellettuale industriale, in quanto il “prodotto” offerto non coincide con quello che l’acquirente presume di ottenere una volta chiusa la trattativa di compravendita. Per questo, ossia evitare di acquistare “a scatola chiusa”, il soggetto acquirente ha bisogno di conoscere la reale situazione relativa all’oggetto della possibile acquisizione.
La due diligence può essere finalizzata anche a verificare le stime economiche e commerciali presentate dal soggetto proprietario del marchio; quest’ultimo ha un valore – determinato sulla base di una serie di parametri –che è uno dei punti focali attorno ai quali ruota lo sviluppo delle contrattazioni tra venditore acquirente. Inserita in questa prospettiva, la procedura investigativa ha il compito di stabilire il reale valore del titolo, così come individuare l’esistenza di fattori che possano determinarne la futura alterazione.
Una volta portate a termine tutte le verifiche necessarie (concordate tra il mandante e l’agenzia), gli investigatori stilano una relazione tecnica, all’interno della quale illustrano il lavoro svolto e i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi concordati al momento della stipula del contratto tra il richiedente delle indagini e i tecnici incaricati. Questo documento rappresenta un’integrazione delle informazioni già acquisite dal soggetto “attivo” dell’acquisizione che può così utilizzarle per orientare la propria strategia di contrattazione, decidendo di confermare, rimodulare o ritirare l’offerta, a seconda degli esiti delle indagini.